- Propriété intellectuelle Lyon : L’interdiction d’utiliser un signe portant atteinte à une marque de l’UE : Quelle est son étendue territoriale ?

L’interdiction d’utiliser un signe portant atteinte à une marque de l’UE : Quelle est son étendue territoriale ?

La Cour de justice de l’UE répond : « cette interdiction doit, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’UE » (point 30, CJUE, 22 septembre 2016, C-223/15, EU : C : 2016 : 719, Combit/Commit).

 

La réponse est claire et nette. Elle consacre le principe qu’une atteinte à une marque de l’UE commise où que ce soit sur le territoire de l’UE – et même sur une petite partie du territoire – entraîne, par principe, un ordre d’interdiction pour tout le territoire de l’UE.

 

Ce qu’il convient d’interroger, c’est alors l’exception ! ce que nous offre précisément l’affaire C-223/15 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle d’un tribunal allemand qui voulait savoir s’il devait ou pouvait prononcer un ordre d’interdiction d’usage pour tout le territoire de l’UE, alors qu’il avait constaté que l’usage d’un signe créait un risque de confusion avec une marque de l’UE dans une partie du territoire de l’Union, mais pas dans une autre partie de ce territoire.

 

En effet, la CJUE indique par ailleurs que, si toutefois il n’y a pas de risque de confusion dans une partie de l’Union, alors l’on ne saurait interdire le commerce légitime résultant de l’usage du signe en question dans cette partie de l’Union (point 32). Elle justifie son assertion par le fait qu’une telle interdiction irait au-delà du droit exclusif conféré par la marque de l’UE, ce droit permettant seulement au titulaire de cette marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que tels, c’est-à-dire de s’assurer que ladite marque est en mesure de remplir ses fonctions propres.

 

Mais, comme une exception à l’exception, encore faut-il que la constatation de l’absence d’un risque de confusion dans cette partie du territoire soit fondée sur un examen de tous les facteurs du cas concerné (point 33) et surtout, que la zone territoriale soit identifiée avec précision, de manière à ce qu’il découle sans ambiguïté quelle partie du territoire de l’Union n’est pas visée par l’interdiction d’usage (point 34). Ce n’est que si le défendeur parvient à démontrer l’absence d’une atteinte dans une zone territoriale précisément délimitée et identifiée que l’ordre d’interdiction ne couvrira pas cette zone.

 

En l’espèce, pour délimiter la partie de territoire où il disait ne pas y avoir atteinte à la marque de l’UE, le défendeur faisait référence au public « anglophone » : si son signe COMMIT pour des logiciels créait un risque de confusion avec la marque de l’UE antérieure COMBIT dans l’esprit d’un consommateur germanophone – en raison de similitudes visuelle et auditive, notamment – en revanche, le risque disparaissait auprès du public anglophone qui percevait la différence conceptuelle (« com » pour computer, et « bit » pour binary digit), ce qui neutralisait les ressemblances visuelle et auditive. Le juge allemand sollicité avait donc conclu à l’existence d’un risque de confusion dans les Etats membres germanophones et à l’absence d’un tel risque dans les Etats membres anglophones.

 

Les points 34 et 35 de la réponse de la CJUE sont à cet égard très éclairants et appellent les plus forts doutes pour dire que la zone non contrefaisante est parfaitement identifiée et délimitée par une simple référence à un public parlant l’anglais ! Aussi, lorsque le juge allemand entendra exclure de l’interdiction d’usage certaines zones linguistiques de l’Union telles que celles qualifiées par le terme « anglophone », il lui incombera de préciser de manière complète, sans aucune ambiguïté, quelles zones il visera par ce terme. Weise Entscheidung, ist es nicht ? Sorry, wise decision, isn’it !

 

Ce qu’il faut retenir. – Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d'un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.

 

M.-C. PIATTI

 

oct. 2016