- Propriété intellectuelle Lyon : La forclusion par tolérance en droit des marques : qu’est-ce que c’est ?

La forclusion par tolérance en droit des marques : qu’est-ce que c’est ?

Un arrêt de la Cour de cassation donne l’occasion d’expliquer ce point de droit assez méconnu des titulaires de marques (Cour de cassation, ch. com., 5 juillet 2016, 14-18.540, Inédit – Rejet du pourvoi, décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 19 février 2014).

 

En effet, l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe les modalités et les limites de l’action civile en contrefaçon, indique dans son dernier alinéa que le titulaire d’une marque qui a toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque qui a pourtant été enregistrée postérieurement à la sienne, est irrecevable à agir. C’est ce qu’on appelle la forclusion par tolérance.

 

En l’espèce, la société L’Oréal, titulaire de la marque « NOA » enregistrée le 25 juillet 2003 pour désigner des produits de la classe 3 (parfums, eaux de toilette, gels de bain, déodorants corporels et cosmétiques), assigne en contrefaçon de cette marque la société Cosmetica Cabinas, titulaire de la marque « AINHOA » enregistrée le 9 septembre 2003 pour désigner les mêmes cosmétiques de la classe 3 (notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains).

 

La société L’Oréal fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 19 février 2014) de déclarer forclose son action alors que :

 

- La forclusion est limitée aux seuls produits ou services pour lesquels l’usage de la marque postérieure a été toléré pendant une période de cinq années consécutives ; qu’en se bornant à relever que L’Oréal aurait nécessairement eu connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation en contrefaçon, de l’exploitation de la marque AINHOA « pour des produits de la classe 3 », sans identifier précisément, au sein de cette classe, les produits pour lesquels elle aurait eu connaissance de l’usage de cette marque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

- La forclusion par tolérance ne peut s’appliquer qu’à la condition que le titulaire de cette marque ait « sciemment toléré », c’est-à-dire « délibérément », « en connaissance de cause », l’usage d’une marque postérieure et qu’il soit donc démontré, de manière positive et certaine, qu’il a eu effectivement connaissance de l’usage de celle-ci ; la Cour d’appel a déduit que L’Oréal avait « nécessairement » eu connaissance de la marque AINHOA, du seul fait : - que cette dernière a fait l’objet de « publications publicitaires nombreuses et régulières » dans l’Union européenne, et notamment en France ; - que la marque AINHOA et la marque NOA de L’Oréal ont été promues dans les mêmes publications françaises, italiennes et espagnoles, parfois dans le même numéro ; - que les deux sociétés ont participé aux mêmes salons professionnels internationaux, dans lesquels la société Comestica Cabinas a présenté ses produits AINHOA ; - que les deux sociétés sont adhérentes depuis 2006 de la même association espagnole de parfums Stanpa. Il s’agissait donc d’une simple vraisemblance de connaissance, impropre à caractériser, de manière positive et certaine, que L’Oréal avait effectivement connaissance de l’usage de la marque AINHOA.

 

- La forclusion par tolérance ne peut être invoquée qu’à la condition de démontrer que l’usage de sa marque a été tolérée pendant cinq ans consécutifs, ce qui suppose que le titulaire de la marque postérieure justifie préalablement à l’assignation, qu’il a lui-même fait un usage effectif, continu et ininterrompu de sa marque pendant cinq années consécutives ; or, la Cour d’appel s’est uniquement référé à l’existence de quelques publications publicitaires (notamment en 2003 et 2009) ou programmes de salons professionnels internationaux (notamment de 2004), pour en déduire que L’Oréal aurait eu « nécessairement connaissance » de l’usage de la marque AINHOA, ce qui n’est pas suffisant pour justifier que AINHOA a fait l’objet d’un usage effectif, continu et ininterrompu pendant cinq années consécutives.

 

La Haute Cour a confirmé la position des juges d’appel en rappelant que les pièces versées au débat démontraient la connaissance qu’avait L’Oréal de la marque AINHOA, ce qui ressortait notamment de leur présence simultanée dans les mêmes publications (« Elle » et « Vogue » en France ; « Estetica Viva » en Italie ou « C&C Magazine » en Espagne) et les mêmes salons (« Look International » à Madrid), ainsi que de leur adhésion commune à la même association espagnole de parfums et cosmétiques depuis dix ans.

 

La demande de L’Oréal est rejetée.

 

La Cour de cassation rappelle les termes de l’article 54 du Règlement sur la marque communautaire : « Le titulaire d'une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi ».

 

M.-C. PIATTI

 

Août 2016