- Propriété intellectuelle Lyon : La marque constituée par la forme du produit : attention à la valeur substantielle !

La marque constituée par la forme du produit : attention à la valeur substantielle !

« Les signes constitués exclusivement par la forme du produit, qui lui confère sa valeur substantielle, sont exclus de la protection du droit des marques », est venu dire le TGI de Paris, ce 31 mars 2016 (TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., n° 2015/03632), dans le droit fil d’une jurisprudence européenne à présent bien établie (TPI, 6 oct. 2011, aff. Bang & Olufsen, T-508/08 ; CJUE, 18 sept. 2014, aff. Tripp Trapp, C-205/13).


Qu’est-ce que la forme qui donne sa valeur substantielle au produit, en l’espèce à une montre sur laquelle est apposé en noir l’élément verbal « ICE » sur le cadran ?


C’est le comportement du consommateur qui éclaire cette notion sibylline :


- si la forme n’est pas déterminante de son choix, qu’elle ne revêt pas à ses yeux la première caractéristique qu’il recherche, la valeur substantielle qui lui fera choisir ce produit plutôt qu’un autre : dans ce cas, la marque est valable. En effet, la forme ne sert qu’à distinguer un produit d’un autre.


- en revanche, s’il se détermine « essentiellement » (terme retenu par les juges) en raison de la forme même du produit, c’est que cette forme donne sa valeur substantielle au produit et dans ce cas alors, la protection au titre du droit des marques sera refusée. 

 

En d’autres termes, l’exclusion joue donc lorsque l’esthétique de la forme, son design, etc. déterminent la valeur intrinsèque marchande du produit.


Dans le cas d’espèce, le tribunal dit que si force est de constater que le signe en cause comprend, outre une forme de montre, l’élément verbal « ICE » apposé sur le cadran de la montre, il n’en reste pas moins que l’élément dominant est constitué par la forme du produit qui confère sa valeur substantielle à celui-ci.


En témoigne :


- le fait que les campagnes promotionnelles dont la société ICE IP justifie, mettent exclusivement en valeur le design de la montre à l’exclusion de tout autre élément. 

 

- le fait que la description du modèle ICE corresponde en tous points au signe déposé à titre de marque : — le bracelet en silicone entoure et rejoint le cadran en un seul tenant, de manière uniforme sans qu’aucune démarcation ne soit visible, le cadran de la montre y paraissant enchâssé. — le bracelet plus fin que le cadran est de la même couleur que le fond du cadran. — la tranche du boîtier est extra-fine, le dos de celui-ci étant apparent et de couleur métallisée. — les heures sont indiquées par des traits dans le cadran de la montre.


- le fait que le signe ICE WATCH reproduit sur le passant du bracelet ne soit pas lisible au dépôt et celui reproduit sur le cadran soit d’une taille insignifiante en rapport avec celle de la montre.

 

Il en résulte que le caractère distinctif de cet élément verbal n’est pas de nature à conférer à l’ensemble du signe un caractère distinctif susceptible d’assurer à la marque sa fonction essentielle d’identification de l’origine du produit et de distinction sans confusion possible avec ceux d’une autre provenance auprès du public pertinent qui est en l’espèce l’acheteur de montre d’attention moyenne.


Par sa stratégie marketing, toute basée sur la mise en avant de la forme de son produit, le titulaire du droit laisse considérer que là réside pour lui la valeur substantielle de sa montre. 

 

Il s’en suit qu’en déposant à titre de marque un signe se confondant avec le produit qu’elle désigne, la société ICE IP n’a pas entendu disposer d’une marque lui permettant de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents, mais a recherché à assurer à son modèle de montre, par le biais du droit des marques, une protection potentiellement perpétuelle lui permettant de s’opposer à tout usage par ses concurrents d’une forme identique ou similaire à celle que revêt son produit. L’intérêt général commande d’éviter l’appropriation perpétuelle par un opérateur économique d’une forme nécessaire à ses concurrents pour leurs propres produits, au détriment de la liberté du commerce et de l’industrie.

 

 

L’enregistrement et la protection des marques tridimensionnelles risquent de devenir très difficiles, voire impossibles ! Mieux vaut y réfléchir à deux fois si l’on ne veut pas prendre une douche froide, voire glacée ! 


 

Conclusion. – La société B PLUS défenderesse au procès, n’était pas contrefactrice de ce chef. Elle peut, en toute sérénité et légalité, continuer de concevoir et distribuer des objets publicitaires à destination des professionnels et commercialiser notamment une montre personnalisable sur laquelle les clients peuvent faire inscrire leur logo.


M.-C. PIATTI


nov. 2016