- Propriété intellectuelle Lyon : Les familles de marques : « tous pour un, un pour tous »

Les familles de marques : « tous pour un, un pour tous »

La décision du Tribunal de l’UE du 5 juillet 2016 constitue une pierre importante dans la jurisprudence des motifs relatifs de refus de marques communautaires, notamment lorsque des familles de marques font l’objet du litige (T-518/13, EU T 2016/389, Future Enterprises/EUIPO-McDonald’s International).

 

La société américaine McDonald’s demande la nullité de la marque MACCOFFEE enregistrée dans l’Union européenne pour désigner des produits alimentaires et des boissons en se fondant, d’une part sur sa marque européenne McDONALD’S, d’autre part sur 12 autres marques comportant Mc ou Mac (EGG McMUFFIN, CHICKEN McNUGGETS), en préfixes (McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLEURRY, McCHICKEN, McFEAST, McDONALD’N) ou en suffixes (BIG MAC, PITAMAC). Elle invoque une atteinte à la renommée de sa marque, mais aussi à sa famille de marques, sur le fondement de l’article 8, § 5, RMUE.

 

L’Office fait droit à sa demande d’annulation en 2013 eu égard à la réputation de la marque McDONALD’S et du lien que le public peut établir entre la marque MACCOFFEE et les marques de McDonald’s.

 

Le Tribunal rejette le recours entrepris.

 

L’arrêt est intéressant à plus d’un titre, notamment sur la renommée, mais c’est surtout par son apport à la notion de familles de marques qu’il est le plus remarquable.

 

Il rappelle l’intérêt de fonder une opposition ou une requête en annulation sur une famille de marques : l’on ne compare pas la demande de marque à chacune des marques antérieures prise isolément, l’on compare la demande de marque à la famille prise collectivement. Il faut que l’élément partagé par tous les membres de la famille de marques antérieures soit un véritable dénominateur commun (pour un ex. contraire, Trib. UE, 3 avr. 2014, aff. T-356/12, « Sô : Unic c/ So… ? », pts 24 à 29).

 

Plusieurs marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « famille » lorsque, notamment elles reproduisent intégralement un élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre ou lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire (Arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU T 2006/65, pt 123).

 

L’établissement, dans l’esprit du public concerné, d’un lien entre les marques en présence doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; et parmi ceux-ci figure l’existence d’une famille de marques antérieures (v. en ce sens, arrêt du 26 sept. 2012, T-301/09, non publié, EU T 2012-473, pt 106).

 

Il appartient ainsi au titulaire des marques antérieures qui demande la nullité de la marque de l’Union européenne postérieure, de fournir la preuve de l’usage effectif d’un nombre d’entre elles suffisant pour constituer une « famille » de marques et donc, de démontrer l’existence de cette dernière aux fins qu’il puisse être apprécié si le public concerné établit un lien entre la marque dont l’annulation est demandée et les marques antérieures qui composent ladite « famille » (Arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU C/2007/514, pts 65 et 66 et du 23 février 2006, BAINBRIDGE, T-194/03, EU T 2006/65, pt 126) ou même seulement entre la marque dont l’annulation est demandée et la marque antérieure originaire de cette même « famille ».

 

Il ne fût pas très difficile à la société américaine de rapporter les preuves de l’usage sérieux de la marque McDONALD’S pour des services de restauration rapide : l’usage sérieux est établi à suffisance de droit par des éléments attestant que la marque McDONALD’S est demeurée l’une des dix marques les plus importantes à l’échelle mondiale.

 

Pour ce qu’il en est de l’usage effectif sur le marché des marques combinant le préfixe « Mc » avec un autre mot, telles que McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN et McFEAST, il est acquis que des probabilités ou des présomptions ne sauraient suffire. L’usage effectif doit reposer sur des éléments concrets et objectifs, ce qu’a parfaitement démontré McDonald’s en produisant des résultats d’enquêtes indépendantes et diverses décisions de juridictions nationales (pt 59). Elle n’a pas eu à fournir d’informations relatives aux chiffres d’affaires réalisés pour chacun des produits en cause ; celles fournies pour les marques en usage effectif en Allemagne et au Royaume-Uni, à savoir sur une partie substantielle du territoire de l’Union, au cours de périodes pertinentes, ont été jugées suffisantes (pt 58).

 

C’est à bon droit, a dit le Tribunal de l’UE dans notre cas d’espèce, que la chambre de recours a décidé que les marques antérieures formaient « une famille de marques » et avaient été utilisées « comme une ‘famille de marques’ » (pt 65). De même, c’est à bon droit qu’elle a pu considérer que l’existence d’une famille de marques « Mc » était un facteur décisif à prendre en considération pour apprécier l’existence d’un profit indu (pt 103). Il résulte de l’analyse globale des facteurs pertinents en l’espèce, qu’il y avait un risque sérieux que le public concerné puisse associer la marque MACCOFFEE contestée à la famille de marques « Mc » et établir mentalement un lien entre les marques en conflit, de sorte qu’il y avait un risque sérieux que l’usage de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD’S (pts 99 et 108).

 

L’apport de cet arrêt réside donc dans l’application de l’article 8, § 5, RMUE aux familles de marques et plus encore dans le monopole de fait que l’illustre géant de la restauration rapide semble avoir sur le préfixe « Mc » ou « Mac » en matière de produits alimentaires et boissons.

 

Moralité : attention aux titulaires de marques qui voudraient prendre une tasse de café en famille… ils pourraient, suite à cette décision, se brûler les lèvres.

 

M.-C. PIATTI, juill. 2016