- Propriété intellectuelle Lyon : Marque enregistrée et marque effectivement exploitée : des différences sont-elles possibles ?

Marque enregistrée et marque effectivement exploitée : des différences sont-elles possibles ?

Le titulaire d’une marque déjà enregistrée peut-il la moderniser, notamment en l’agrémentant d’une ornementation, pour l’adapter au goût de sa clientèle ?

 

La Cour de Cassation vient de répondre par la positive, sous certaines conditions (Cass. Com. 03.06.14, n° 13-17769).

 

Elle a estimé que les articles 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle exigent seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée.

 

Le caractère distinctif d’une marque permet au consommateur d’identifier les produits et services de même nature proposés par des concurrents, et ainsi de les distinguer les uns des autres.

 

Ainsi, selon la Cour de Cassation, si ce caractère distinctif de la marque est préservé, une exploitation sérieuse de la marque enregistrée sous une forme adaptée est possible, sans que le titulaire de la marque risque une déchéance de ses droits sur la marque.

 

Le titulaire de la marque peut même enregistrer la marque adaptée.

 

Oct. 2014


 

La Cour de cassation, par son arrêt du 12 mai 2015, confirme sa position du 3 juin 2014 selon laquelle le titulaire d’une marque peut se prévaloir, pour échapper à la déchéance, de l’usage du signe sous une forme modifiée n’en altérant pas son caractère distinctif « nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque » (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-14648).

 

Elle reprend ainsi mot à mot la solution exprimée par la CJUE dans l’affaire Rintisch qu’elle prend soin de rappeler dès son premier attendu (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012).

 

L’on sait les doutes qui planaient sur la décision Rintisch de la CJUE qui apparût comme un revirement de sa position antérieure résultant de son arrêt du 13 septembre 2007 (CJCE, 13 sept. 2007, aff. C-234/06, Ponte Finanziaria) dans lequel elle adoptait une solution exactement inverse (v. Le Bihan E., « Le retour à une juste interprétation de l'article 5 C2 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 en cas de pluralité d'enregistrements de marques », Propr. industr. 2013, étude 16 ; Abello M., Tasi J., Kunkel D., « L'exploitation d'une marque peut-elle justifier l'exploitation d'une marque proche : suite et fin ? Un point de vue franco-allemand après l'arrêt Protipower », Propr. industr. 2013, étude 15).

 

La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 (JOUE 23 décembre) lève toute hésitation.

 

L’article 16 § 5 a) dispose, en effet :

 

« Sont également considérés comme usage au sens du § 1


a)      L’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

 

La jurisprudence française se trouve confortée avant même la loi de transposition !

 

M.-C. Piatti, Juill. 2016