- Propriété intellectuelle Lyon : Marque faible et risque de confusion

Marque faible et risque de confusion

L’article 8 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire (repris à l’identique dans le règlement n° 207/2009), intitulé « Motifs relatifs de refus » dispose à son paragraphe 1 : « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement : […]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégé ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »


L’appréciation de la notion de « risque de confusion » est au centre des débats qui vont se dérouler d’abord devant l’EUIPO au cours d’une procédure d’opposition, puis devant le Tribunal saisi d’un recours en annulation de la décision litigieuse, enfin devant la CJUE appelée à se prononcer et qui va statuer en grande chambre, ce qui montre l’importance de la question [Cour de justice UE, gde ch., 8 novembre 2016, C-43/15P, EU:C:2016:837, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte / EUIPO - LG Electronics (compressor Technology)].


Les antécédents du litige. – BSH a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’UE (classes 7, 9 et 11).


LG a formé opposition à l’enregistrement de la marque en cause pour l’ensemble des produits visés par ladite demande, en invoquant l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009. Cette opposition était fondée sur les marques antérieures française, espagnole et britannique KOMPRESSOR enregistrées pour les classes 7 et 11.


La division d’opposition de l’EUIPO a partiellement accueilli l’opposition et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement de la marque de l’UE en cause pour un certain nombre de produits répartis dans les classes 7, 9 et 11, estimant que les autres produits revendiqués et ceux couverts par les marques antérieures étaient dissemblables. Partant, elle a rejeté l’opposition formée par LG au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion sur ces produits.


BSG a formé un recours auprès de l’EUIPO visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition de cet Office. En réponse au mémoire exposant les motifs du recours, LG expose que la demande d’enregistrement en cause aurait dû être rejetée pour tous les produits. Elle souhaite que la décision de la division d’opposition de l’EUIPO soit réformée de sorte que cette demande d’enregistrement soit largement rejetée.


La première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de BSH qui introduit alors un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision litigieuse. A l’appui de son recours, BSH a soulevé le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1 sous b), du règlement n° 40/94. Le Tribunal a rejeté ce moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.


BSH reproche au Tribunal de s'être fondé sur une conception erronée du risque de confusion ayant pour conséquence que le recoupement de deux marques au niveau d'un élément purement descriptif suffit à créer un tel risque. BSH estime qu'une telle approche conduit à monopoliser une indication purement descriptive.


Les parties BSH et l’EUIPO se tournent vers la CJUE.


La solution de la CJUE.- La CJUE rejette le pourvoi de BSH.


Elle rappelle que dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, le caractère distinctif de la marque antérieure n'est « qu'un élément parmi d'autres » (point 61). « S'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, un tel risque n'est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Par conséquent, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, le Tribunal peut estimer qu'il existe un risque de confusion, notamment en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés » (points 62 et 63).


La Cour rejette par ailleurs l'argument de BSH selon lequel une telle approche conduirait à une monopolisation indue d'un terme descriptif. Elle relève que dans le cadre d'une procédure d'opposition devant l'EUIPO, celui-ci ne peut pas décider qu'une marque nationale est dépourvue de caractère distinctif : « il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif [à] une marque nationale invoquée à l'appui d'une opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union » (CJUE, C-196/11P, EU:C:2012:314, Formula One Licensing, point 47) (point 67).


Partant, à supposer qu'une marque nationale antérieure ait été enregistrée indument et que sa protection conduise à une monopolisation non autorisée d'une indication descriptive, cela ne pourrait être dénoncé que dans le cadre d'une procédure en nullité dans l'Etat membre concerné, et pas dans le cadre d'une procédure d'opposition devant l'EUIPO (point 68).


Commentaire.L’on rappellera que la loi ne fait aucune distinction entre les marques dites « fortes » ou « faibles », c’est-à-dire en fonction du degré de caractère distinctif. Une marque est distinctive ou ne l’est pas : si elle est distinctive – qu’elle le soit fortement ou faiblement -, on doit lui appliquer un seul et même régime. Si l’EUIPO peut estimer que le caractère distinctif d’une marque est faible, il ne saurait dire cependant qu'elle n'en possède pas du tout. En effet, cet arrêt montre l'importance des marques nationales dans le cadre des oppositions devant l'EUIPO où elles peuvent donc constituer des obstacles potentiellement nombreux à l'enregistrement d'une marque de l'UE : même si leur caractère distinctif est faible, cet élément ne pourra, en soi, exclure un risque de confusion en cas de similitude entre les marques et les produits ou services concernés.


Ainsi, pour faible que soit le caractère distinctif « KOMPRESSOR » pour désigner des… compresseurs (?) (machines que l’on trouve notamment dans les aspirateurs, lave-linge, mixeurs, générateurs de courant, relevant de la classe 7 ; les réfrigérateurs, fours de cuisine, ventilateurs, relevant de la classe 11 ; fers à repasser et balances, relevant de la classe 9), l’EUIPO n’avait pas compétence pour remettre en cause la validité de la marque nationale. Le caractère descriptif de celle-ci faisant obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’UE ne pouvait être soulevé qu’au cours d’une procédure de nullité entamée dans l’Etat membre concerné, non par application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement, mais par application de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c) de la directive 2008/95 (v. en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, EU :C :2012 :314, point 45) qui dispose : « Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés :

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; 

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[…] ».


BSH décidera-t-elle de contester le caractère descriptif de la marque française du géant sud-coréen ? L’on ne saurait le dire, mais contrairement à ce qu’elle faisait valoir, « il ne saurait être exclu d’avance et dans toute hypothèse que, dans le cas où une marque demandée reprend avec de légères différences le signe faiblement distinctif d’une marque nationale antérieure, les consommateurs puissent supposer que ces différences entre les signes en conflit reflètent une variation dans la nature des produits ou découlent de considérations marketing sans traduire une origine commerciale différente et qu’il puisse donc exister un risque de confusion dans l’esprit du public (point 70) ».


En revanche, en France notamment, BSH pourrait contester, comme elle le laisse entendre, la « distinctivité » du signe de LG, exigence posée à l’article L. 711-2 CPI et que les juges apprécieront souverainement en fonction de la spécialité : « KOMPRESSOR » est-il un signe nécessaire, usuel, générique ou descriptif du produit ? et s’il n’était qu’un signe évocateur ou suggestif ? Ceci est une autre histoire.  


Pour l’heure, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a donc pu conclure en l’espèce, à l’issue de son appréciation autonome des faits, à l’existence d’un tel risque entre les marques nationales antérieures (KOMPRESSOR), et la marque de l’UE demandée.

 

 

M.-C. Piatti


Novembre 2016