- Propriété intellectuelle Lyon : Utilisation involontaire du nom d’autrui à titre de marque

Utilisation involontaire du nom d’autrui à titre de marque

Parmi tous les signes verbaux, ce sont certainement les noms patronymiques qui sont le plus souvent utilisés à titre de marque. Mais ils soulèvent certaines difficultés en raison de la confusion qu’ils peuvent créer, soit lorsque la marque est constituée par le nom patronymique du commerçant lui-même, soit lorsqu’elle est constituée par le nom patronymique d’un tiers, comme dans le cas d’espèce tranché par le Tribunal de grande instance de Paris (3ème ch., 1re sect., 9 juin 2016, K (Karim)/RENAULT SAS, n° 2015/04340, PIBD 2016, 1058, III, M).

 

Il arrive en effet que par simple coïncidence une dénomination choisie de manière fantaisiste se confonde, en fait, avec le patronyme d’un tiers. La situation est alors un peu différente de celle où la marque est le patronyme même de son titulaire car ici le titulaire de la marque est à l’abri de tout soupçon : il n’a pas cherché à créer une confusion quelconque ; sa marque est imaginaire, la similitude avec un nom patronymique n’est que le résultat du hasard.

 

Le fondement même de l’action des titulaires du nom est, par suite, différent : il ne s’agit plus de sanctionner une usurpation, mais seulement de faire cesser, dans certains cas, une confusion qui peut occasionner un préjudice. Il convient donc de se montrer plus exigeant pour accueillir la réclamation des tiers. Sans rejeter systématiquement l’action (car le nom doit être protégé même contre les atteintes dues au hasard), il faut sans doute la subordonner très strictement à l’existence d’un préjudice effectif et d’une certaine gravité. Il est évident que, dans cette hypothèse, la banalité du nom (ou sa correspondance avec des mots appartenant au domaine public) influenceront très largement les décisions. Celle rendue par le TGI de Paris s’inscrit dans le droit fil de l’abondante jurisprudence relative à la protection des marques constituées de patronymes inconnus.

 

En l'espèce, un comédien nommé Karim KADJAR se présentait comme un descendant direct de la dynastie du même nom qui a régné sur l'Iran entre 1786 et 1925 et considérait que le dépôt par la société RENAULT de la marque « KADJAR » constituait une atteinte à son  nom patronymique. Il en demandait  en conséquence la nullité, notamment sur le fondement de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant l'annulation de marques attentatoires à droits antérieurs tels que décrits à l'article L.711-4 du même code.

 

Pour appuyer sa demande en nullité de la marque « KADJAR », M. Karim K. avançait entre autre, d’une part la célébrité et la rareté de son nom sur le territoire français et d’autre part, l'indifférence du risque de confusion en matière d'atteinte au nom patronymique. En défense, RENAULT soutenait que l'atteinte au nom patronymique ne pouvait être caractérisée qu'en présence d'un risque de confusion qui n'était pas établi en l'espèce, faute pour le demandeur d'établir sa renommée et l'exercice d'une activité publique notoire de représentation de la dynastie concernée en France.

 

Après avoir rappelé que l'atteinte impliquait un risque de confusion, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Karim KADJAR de sa demande d'annulation au motif que le nom « KADJAR » n'était pas connu du public français, ce qui excluait de facto l'existence d'un risque de confusion.

 

Le demandeur tentait également d'obtenir l'annulation de la marque « KADJAR » sur le fondement de l'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle en soutenant que cette marque était de nature à tromper le public qui penserait, selon lui, que les produits venaient d'Iran ou qu'ils étaient, à tout le moins, commercialisés avec l'accord de la dynastie KADJAR. Compte-tenu de l'absence de notoriété du nom KADJAR, cet argument a également été rejeté par les juges.

 

Faute de pouvoir démontrer qu'à la date du dépôt, non seulement le public français pouvait confondre le signe constituant la marque et le nom patronymique mais que la confusion ainsi produite générait une tromperie effective ou un risque suffisamment grave qu'elle se réalise, la demande en nullité pour déceptivité de la marque KADJAR a également été rejetée.

 

Commentaire. – Il y a peu de chance que l’affaire prospère sur le terrain judiciaire, tant elle apparaît comme un « cas d’école » (v. Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1ère ch., 1er décembre 2015, Froment-Meurice ; Cour de cassation, ch. com., 16 février 2010 ; Cour de cassation, ch. com., 3 février 2015, n° 13-18.025, publiée au Bulletin).

 

L’on évoquera pour mémoire quelques affaires emblématiques, toujours d’actualité bien qu’anciennes : par exemple, la curieuse décision dans laquelle le titulaire du nom ASTEL fut débouté de son action contre un bijoutier qui avait adopté ce mot à titre de marque pour désigner une pierre dotée de propriétés mystérieuses. Ce terme correspondait, en effet, à un mot de la langue arabe ayant un sens cabalistique qui convenait parfaitement en l’espèce. La décision avait  souligné que le principe du droit au nom « ne doit pas être pris dans un sens trop absolu, mais doit fléchir devant certaines circonstances. La même position a été adoptée à propos de la marque « DOGOR » utilisée pour un shampoing de chiens qui était en même temps le nom patronymique d’un tiers.

 

Mais l’espèce la plus caractéristique à cet égard est sans doute celle qu’a eu à trancher la Cour de Paris à propos de l’affaire « DOP ». Le titulaire du nom patronymique DOP prétendait faire interdire l’utilisation de ce mot à la société L’Oréal pour désigner ses produits capillaires. La décision avait rejeté cette réclamation en observant que le nom est banal, qu’il est porté par plusieurs personnes en France et à l’étranger, qu’il figure comme nom commun dans les dictionnaires ; qu’au surplus, le titulaire du nom ne lui a pas conféré de notoriété particulière alors qu’un effort de publicité considérable a, au contraire, conféré cette notoriété à la marque DOP ; que d’autre part, l’emploi de ce mot dans la rengaine fréquemment répétée dans la presse et à la radio constitue un procédé habituel et normal de publicité (…) sans que celle-ci ait eu pour résultat d’avilir le nom DOP au point de le rendre ridicule. La Cour de cassation avait approuvé cet arrêt en soulignant que « le choix de la marque, dans cette espèce, ne présente aucun caractère fautif et n’entraîne pas de risque de confusion préjudiciable ».

 

La solution semble, en effet, conforme aux besoins du commerce : il serait difficile d’astreindre les commerçants lors du choix d’une marque, à effectuer non seulement les recherches d’antériorités habituelles, mais encore des recherches dans les Bottins ou les Annuaires téléphoniques pour s’assurer que personne ne porte un nom patronymique identique. Admettre plus largement les revendications des tiers serait d’ailleurs ouvrir, comme en l’espèce, la porte à de scandaleux chantages car les titulaires de noms les plus courants ne manqueraient pas d’en tirer profit.

 

Ainsi, dans l’hypothèse de l’utilisation involontaire du nom d’autrui, il faut limiter l’action de la manière la plus étroite en la subordonnant au moins à un risque de confusion grave ce qui n’existe pratiquement que lorsque le nom patronymique est rare, célèbre ou historique.

 

Moralité. – Grâce à cet épisode judiciaire, l’on ne manquera plus désormais de reconnaître le comédien Karim Kadjar, illustre descendant de la famille Kadjar (قاجار en persan), lorsqu’il apparaîtra sur les écrans. Il reste à souhaiter que ce coup de projecteur arrivé par hasard soit à la hauteur de son talent !

 

M.-C. Piatti

Janv. 2017